Marca Visa pode continuar a ser usada em laticĆ­nio, confirma Segunda SeĆ§Ć£o

Por Redação em 01/07/2021 às 08:03:17

???A Segunda SeĆ§Ć£o do Superior Tribunal de JustiƧa (STJ), por unanimidade, julgou improcedente aĆ§Ć£o rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra acórdĆ£o da Terceira Turma que negou pedido de proteĆ§Ć£o especial da marca Visa, diante da ausência de declaraĆ§Ć£o que a reconhecesse como de alto renome.

No julgamento do REsp 951.583, os ministros da turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios – de uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais –, por nĆ£o verificarem risco de confusĆ£o entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviƧos.

Na aĆ§Ć£o rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdĆ£o da Terceira Turma violou a legislaĆ§Ć£o, por condicionar a proteĆ§Ć£o especial de sua marca à renovaĆ§Ć£o do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei 9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei 9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogaĆ§Ć£o de registros com esse status.

Marca notória

Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdĆ£o rescindendo foi o fato de nĆ£o ter havido renovaĆ§Ć£o do registro de marca notória e de nĆ£o haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor das empresas de cartĆ£o de crédito.

A ministra explicou que a determinaĆ§Ć£o trazida pelo artigo 233 da Lei 9.279/1996 – de que os pedidos de declaraĆ§Ć£o de notoriedade fossem arquivados e as declaraƧƵes jĆ” concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante – fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogaĆ§Ć£o, "porque a nova lei nĆ£o permitiu".

Assim, segundo a magistrada, após o vencimento da declaraĆ§Ć£o de marca notória, a empresa interessada deveria dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996, da ResoluĆ§Ć£o INPI/PR 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI. Porém, segundo Isabel Gallotti, nĆ£o foi isso o que ocorreu na hipótese analisada.

De acordo com a ministra, as informaƧƵes do processo dĆ£o conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, nĆ£o estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteĆ§Ć£o especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, nĆ£o havia declaraĆ§Ć£o pelo INPI de alto renome para a marca Visa.

Procedimento específico

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominaĆ§Ć£o, o artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proibiĆ§Ć£o da prorrogaĆ§Ć£o de declaraĆ§Ć£o de notoriedade, aponta para a extinĆ§Ć£o do instituto antigo. Para ela, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciaĆ§Ć£o dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente nĆ£o impediria a prorrogaĆ§Ć£o e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a viger na prorrogaĆ§Ć£o com o estatuto de marcas de alto renome", observou.

A ministra disse ainda nĆ£o haver impedimento para que, mesmo na vigência da marca notória, as empresas pedissem a declaraĆ§Ć£o de alto renome.

"Ao contrĆ”rio do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento", completou a relatora.

Sem violaĆ§Ć£o

Isabel Gallotti frisou que a interpretaĆ§Ć£o do artigo 233 da Lei 9.279/1996 aponta para a convivência, durante o período de transiĆ§Ć£o, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteĆ§Ć£o, conforme estabelecido na lei que regula a concessĆ£o desses status.

"Concedido o registro de marca notória na vigência da Lei 5.772/1971, perdurarĆ” até o seu fim com os elementos de proteĆ§Ć£o estabelecidos naquele ?diploma", afirmou.

A relatora ressalvou, no entanto, que o instituto de marca notória nĆ£o pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudanƧa legislativa, devendo ser feita a solicitaĆ§Ć£o para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei.

A magistrada entendeu, assim, que nĆ£o houve, no acórdĆ£o da Terceira Turma, nenhuma violaĆ§Ć£o à literalidade do artigo 233 da Lei 9.279/1996, o que inviabiliza a pretensĆ£o de sua rescisĆ£o.

Leia o acórdĆ£o na AR 4.623.?

Fonte: STJ

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